近年来，投机性的商标抢注行为层出不穷，此类行为通常涉及通过各类“马甲”对知名商标或驰名商标进行批量恶意抢注，以规避法院和行政机关作出的违法性认定，不仅侵犯了原商标持有人的合法权益，也破坏了市场竞争的公平性。

日前，内蒙古鹿王羊绒有限公司诉北京细软智谷知识产权代理有限责任公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案审理终结，该案中将并未直接实施抢注的实际控制人认定构成共同侵权并承担连带责任，而针对商标代理机构，该案通过明晰商标代理机构根据《商标法》所负有的注意义务以及因违反可能产生的民事责任，对抢注产业链条中协助实施商标抢注的代理机构施以震慑，为权利人有效应对商标抢注行为提供了新的参考。

一、背景介绍

内蒙古鹿王羊绒有限公司（以下简称“鹿王公司”）自1998年以来注册并长期使用其商标，系“鹿王”系列注册商标的权利人，在原国家工商行政管理总局商标局及其他法院判决中，多次认定鹿王商标为驰名商标，具有较长的历史和较高的市场知名度，在羊绒行业具有重要影响力。

鹿王公司发现被诉侵权人在服装产品上使用“达鹿王”“DaLuwang”等一系列被诉侵权标识，认为该行为属于复制、模仿鹿王公司驰名商标的侵权行为后，于2022年12月20日对本案各被诉侵权人提起诉讼。

根据一、二审查明的事实，本案被诉侵权人并非以使用为目的地申请、囤积了至少215枚商标，并且在抢注商标经行政程序被认定与在先商标近似或侵犯了在先权益，已被认定“具有明显的复制、抄袭及模仿他人在先商标的故意”后，继续申请相同或近似的商标。同时，被诉侵权人之一的北京细软智谷知识产权代理有限责任公司（以下简称“北京细软智谷公司”）策划、组织了涉案侵权行为，近似商标的原始注册人桐乡市财富通商标代理有限公司（以下简称“财富通公司”）恶意注册商标、直接参与实施了案涉侵权行为，法院将判定两家代理公司承担连带赔偿责任。

二、对于商标抢注的恶意的认定

恶意大量抄袭他人具有较高知名度的商业标识，具有不正当性，同时，在先权利人为了打击恶意注册不断地提起异议或无效程序，为权利人维权带来巨大的经济负担，对于商标抢注的恶意的认定，从现有案例来看，法院通常会考虑以下因素：

1、商标抢注人并非以使用为目的申请、囤积商标

在鹿王案中，被诉侵权人在多个类别的商品或服务上注册与在先权利人鹿王公司“鹿王”系列商标相同或近似诸多商标，财富通公司作为商标代理机构在25类商品上至少申请注册了215枚商标，其中包括多个含“鹿王”字样的商标，财富通公司的经营范围不包括25类商品，其仍申请第11731605号商标具有明显攀附鹿王公司商誉的恶意。

抢注人仅花费低廉的商标注册成本，导致在先权利人通过提起商标异议、商标无效宣告请求、行政诉讼以及本案民事诉讼的方式维护其合法权益，消耗其大量的维权成本和经营成本，在一定程度上干扰了鹿王公司的正常生产经营。

2、商标抢注人意图通过投诉、售卖商标等方式获利

在拜耳消费者关爱控股有限责任公司等诉李庆等不正当竞争纠纷案中，李庆获得涉案商标权之后，立即利用商标权重复投诉在淘宝平台销售的“Coppertone”品牌经销商、分销商及大量中小淘宝商家，声称产品分别侵犯其商标专用权，导致相关涉案产品在销售旺季被迫下架，造成严重损失。投诉期间，李庆多次联系原告，谋求向原告高价转让涉案商标，并向被投诉的Coppertone产品分销商提供付费撤诉服务。

在该案中，抢注人利用该恶意抢注的商标针对涉案产品发起投诉以谋取利益，以及欲通过直接售卖商标以获得暴利。

3、商标抢注人利用抢注的商标阻碍原告正常行使商标权利

在美国宝拉珍选有限责任公司诉重庆开门红商贸有限责任公司等一案中，被告不仅存在恶意抢注行为，还据此滥用权利，向原告商品销售平台发出侵权警告，造成原告经济损失、商誉减损。

2020年“碧然德”案中，被告同样通过恶意抢注、滥用异议处理程序等行为损害原告在先权利，其行为的实质在于攀附竞争对手原告及其品牌的商誉、干扰原告正常经营活动，意在破坏原告的竞争优势，建立自己的竞争优势，具有明显的主观恶意。

三、对商标代理机构共同侵权的认定

商标代理机构在共同侵权责任中的具体法律地位主要体现在其作为民事代理的合法性和专业性上。知产代理公司在接受当事人委托时，理应尽到初步的检索和审查义务，在有证据证明其知晓抢注人欲实施抢注行为，仍帮助其完成注册时，应认定商标代理机构与抢注人构成共同侵权。对于商标代理机构共同侵权的认定，法院通常会考虑以下因素：

1、代理机构参与策划、引导或布局

鹿王案中，作为商标代理机构的细软智谷公司不仅为商某某、姚某提供了商标购买、注册以及境外公司注册的建议，还为商某等人注册香港某品牌管理有限公司，并以香港某品牌管理有限公司的名义申请注册“达鹿王”“DALUWANG”等商标，同时作为中间人角色，为商某等人寻找、购买与“鹿王”近似的被诉侵权标识、提供多种侵权标识供其选择，并积极提出关于注册、购买侵权标识的建议，对于在香港如何注册公司、选择何种侵权标识、购买还是申请注册侵权标识等问题均起到了实质性的引导作用。本案被诉侵权标识的产生、使用以及侵权模式的架构均离不开商标代理机构的策划、安排，甚至于直接参与了被诉侵权行为的布局和谋划。

2、作为权利主体参与侵权商标的申请注册、转让等活动

我国商标法禁止商标代理机构注册除代理服务以外的商标，但是依然有部分商标代理机构利用专业优势假借关联主体、从业人员近亲属名义等“挂名方式”囤积商标，以达到规避法律之目的。

财富通公司系第11731605号商标（涉案“达鹿王”商标）的原申请人，财富通公司于2012年11月12日在25类商品上申请注册第11731605号图文组合商标，还曾将第11731605号商标授权给恒鹿公司、迈凯公司在杭州湖滨银泰in77商场开设店铺。

财富通公司、细软智谷公司于2020年签署《商标转让协议》，约定财富通公司向细软智谷公司转让第11731605号商标，之后财富通公司又将上述商标专用权转让至被诉侵权人之一的香港天空公司。

综合以上事实，财富通公司直接参与实施了侵权行为，构成共同侵权，应当承担侵权责任。

3、被认定违法后仍继续作为代理机构进行抢注

鹿王公司的第1186674号商标于1999年已被认定为驰名商标，且此后仍处于驰名状态，具有极高的知名度，财富通公司作为专业的商标代理机构应当知道该事实，并且在本案之前，内蒙古鹿王羊绒有限公司已于2020年5月在浙江省杭州市西湖区人民法院起诉商某、香港某制衣有限公司等使用“九色鹿王”标识构成商标侵权（以下简称“九色鹿王案”）。该案判决认定商某、香港某制衣有限公司等构成商标侵权，该案中，细软智谷公司为其余被诉侵权人申请注册了“九色鹿王”商标。

2020年6月，在九色鹿王案发生后，细软智谷公司立即与商某某、姚某重新沟通商标注册、购买等事宜，并最终确定了购买第11731605号商标以及进一步申请注册“达鹿王”“DALUWANG”等商标的方案。被诉侵权人在九色鹿王案的诉讼过程中就转而生产、销售“达鹿王”侵权商品，细软智谷公司依相类模式提供全套服务，侵权恶意明显。

在艾默生公司诉厦门安吉尔公司不正当竞争纠纷案中，涉案47个商标由同一家商标代理机构厦门兴浚知识产权事务有限公司（“厦门兴浚公司”）代理。特别是2015年12月25日北京市高级人民法院在终审判决中对和美泉公司的抢注行为作出否定评价之后，兴浚公司在法院行政诉讼认定违法性后仍继续作为代理进行抢注，系恶意抢注商标，仍接受委托，其大量申请囤积此类商标显然没有诚信使用的意图。

四、对商标恶意抢注行为提起民事索赔诉讼的建议

综合上述案例中涉及法律问题的分析，我们建议在先权利人在针对商标恶意抢注行为提起民事索赔诉讼时做好下列准备：

1、在产品、包装、宣传材料和广告中积极使用其注册商标，增强商标的知名度和影响力；投放广告，提高商标的公众认知度；定期监测市场，对于其他企业申请的近似商标，通过法律途径提出异议，阻止可能造成消费者混淆的商标的注册。

2、对于涉及费用问题证据的收集，必须确保证据的清晰度和可验证性。具体来说，商标权人应详尽搜集与案件相关的合同文本、账单、发票以及付款凭证等财务文件，以确保证据链的完整性和可靠性。此外，为避免在侵权案件中因证据不足而导致无法量化原告的实际损失或被告因侵权行为所获得的经济利益，商标权人还应当搜集与商标许可使用相关的合理费用标准。

3、关注诉讼时效问题，在充分收集证据的基础上尽早起诉。《中华人民共和国商标法》第四十五条规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”

4、针对多主体实施侵权的行为，理清关系，深挖幕后实控人在商标和不正当竞争的纠纷案件中，不少侵权团伙的背后都有商标代理公司进行组织、策划，帮助其通过抢注近似商标或直接购买近似商标获取表面的权利证据，甚至通过买卖近似商标非法牟利。如果相关主体的抢注商标大部分为一家代理机构代理申请的，还可以考虑同时起诉代理机构，追究其帮助侵权的责任。

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